К спору в отношении домена swatch.ru

В настоящее время в интернет-СМИ и в периодических печатных изданиях появилось множество публикаций относительно судебного решения, вынесенного по результатам рассмотрения судом спора в отношении доменного имени swatch.ru.

Решение по данному спору преподносится в СМИ как "прецедентное". После ознакомления с рядом публикаций может сложиться впечатление, что с принятием решения по данному делу изменилась судебная практика разрешения доменных споров в домене RU. В связи с этим, считаем необходимым отметить, что само по себе решение суда первой инстанции (тем более не вступившее в законную силу), законность и обоснованность которого не проверена вышестоящими судами, не может свидетельствовать об изменении судебной практики разрешения доменных споров в домене RU.

Достаточно вспомнить, чем завершилось разрешение спора в отношении домена forbes.ru. Суд первой инстанции вынес решение, которым запретил ответчику использование товарного знака в доменном имени forbes.ru и взыскал с него  в пользу истца компенсацию за незаконное использование товарного знака в рублях в сумме эквивалентной 300 000 долл.США. Однако впоследствии данное решение было отменено судом апелляционной инстанции, который истцу в иске полностью отказал, а рассмотрение дела в суде кассационной инстанции завершилось утверждением мирового соглашения.

Спор в отношении домена swatch.ru был разрешен Арбитражным судом Московской области, а не Арбитражным судом Москвы, как ошибочно указано в публикациях некоторых СМИ. В отличие от Арбитражного суда Москвы в Арбитражном суде Московской области дела данной категории рассматриваются крайне редко. По нашим оценкам общее количество рассмотренных им доменных споров не превышает 15-20 дел.

Суд признал администрирование домена swatch.ru его администратором нарушением исключительных прав истца на товарный знак и фирменное наименование и злоупотреблением правом; запретил администратору использование товарного знака в части фирменного наименования SWATCH в доменном имени swatch.ru в Интернете; обязал администратора незамедлительно и безвозмездно передать истцу доменное имя swatch.ru; взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение использования товарного знака SWATCH в размере 10 тыс. руб.

Представляется, что результаты рассмотрения спора по домену swatch.ru действительно могут иметь важное значение для практики разрешения доменных споров в домене RU, но только в том случае, если законность и обоснованность решения по данному делу будет подтверждена судом апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Однако в рассматриваемом деле есть основания полагать, что решение суда первой инстанции может быть пересмотрено вышестоящими судами.

Так, по данному делу суд "признал администрирование домена swatch.ru его администратором нарушением исключительных прав истца на товарный знак и фирменное наименование и злоупотреблением правом". Решение в этой части принято без учета того, что установление факта нарушения прав на товарный знак или на фирменное наименование, злоупотребления правом относится к основанию, а не к предмету иска,  и в большинстве случаев судами принимаются решения об отказе в удовлетворении иска в этой части или даже о прекращении в этой части производства по делу.

Решением по данному делу суд также обязал администратора домена swatch.ru "незамедлительно и безвозмездно" передать истцу доменное имя swatch.ru. Законность и обоснованность судебного акта по делу в этой части нам представляется также сомнительной, так как, в силу закона по делам о защите прав на товарный знак и на фирменное наименование на администратора домена  не может быть возложена обязанность по передаче доменного имени истцу.

Количество доменных споров, рассмотренных судами, уже исчисляется сотнями, и нам не известно ни одного случая, когда бы по таким делам судами принималось бы решение об удовлетворении требований об обязании администратора домена "незамедлительно и безвозмездно" передать доменное имя истцу.

На наш взгляд, в этой части решение суда первой инстанции было принято без учета того, что в соответствии со сложившейся практикой, в том числе судебной, права на домен могут быть получены истцом в порядке и по основаниям, предусмотренным п.3.3.5.1 Правил регистрации доменных имен в домене RU.

Согласно п.3.3.5.1 Правил регистрации доменных имен в домене RU регистратор самостоятельно прекращает право администрирования домена после получения доказательства наличия вступившего в законную силу решения суда запрещающего администратору использовать в доменном имени обозначение, правами на которое обладает истец. Лицо, в пользу которого вынесено решение, пользуется преимущественным правом регистрации доменного имени. Для реализации этого права истец должен  в течение 60-ти дней с момента вступления решения суда в законную силу заключить договор с избранным им регистратором и подтвердить свое согласие на получение прав администрирования домена.

В этой связи считаем, что СМИ преждевременно назвали "прецедентным" решение по домену swatch.ru.

По прежнему первостепенное значение для практики разрешения доменных споров в домене RU имеют правовые позиции, изложенные в постановлении Президиума ВАС РФ от 08.12.2009г. по делу №9833.

Мы неоднократно останавливались на них в наших публикациях, размещенных на сайте компании RU-CENTER: "Президиум ВАС РФ признал за доменным именем право на приоритет" (15.02.2010 г.), "Президиум ВАС РФ: новое в разрешении доменных споров в Рунете" (30.03.2010 г.), "Приоритет доменного имени forbes.ru послужил основанием для отказа в иске владельцу товарного знака" (14.04.2010 г.).

Из подготовленных нами публикаций можно узнать, в частности, что надлежащим ответчиком по делам о нарушениях прав на товарные знаки и на фирменные наименования в доменных именах, а также лицом, которое должно нести ответственность за нарушение прав на товарный знак и на фирменное наименование в доменном имени, является администратор (владелец) домена.

Иски о нарушении прав на товарные знаки и на фирменные наименования в доменных именах должны предъявляться к администраторам (владельцам) спорных доменных имен, а не к регистраторам и иным лицам.

В арбитражном суде, а не в суде общей юрисдикции, рассматриваются дела о нарушениях прав на товарный знак и на фирменное наименование в доменном имени даже в тех случаях,  когда администратором (владельцем) спорного доменного имени является физическое лицо.

Регистрация спорного доменного имени ранее возникновения прав истца  на фирменные наименования а также на товарные знаки и ранее возникновения приоритета на них может являться основанием для принятия судом решения об отказе в иске о нарушении прав фирменное наименование и на товарный знак, взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака.

Важное значение для практики разрешения доменных споров в домене RU судами Московского региона имеет постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 27.09.2010 г. по Делу №А40-126843/09-51-1016.

При принятии постановления по указанному делу суд кассационной инстанции пришел к выводу, что на момент осуществления ответчиком регистрации доменного имени у истца еще не возникли исключительные права на соответствующий товарный знак, которые могли быть нарушены ответчиком.

В этой связи суд кассационной инстанции посчитал, что вывод судов  о нарушении прав на товарный знак не может быть признан правильным. Исключение из данного положения, по мнению суда кассационной инстанции, возможно в случае злоупотребления правом (ст.10 ГК РФ) со стороны лица, регистрирующего домен, сходный до степени смешения с обозначением, которое уже широко используется другим лицом в коммерческих целях, т.е. в случае регистрации домена с единственной целью его перепродажи заинтересованному правообладателю.

При этом суд кассационной инстанции отметил, что из материалов настоящего дела не усматривается, что истец представлял доказательства, могущие свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны ответчика  при регистрации  домена.

Таким образом, в постановлении по данному делу суд кассационной инстанции признал, что сама по себе регистрация доменного имени сходного  до степени смешения с товарным знаком и фирменным наименованием истца, не свидетельствует о злоупотребления правом со стороны ответчика при регистрации домена, истец обязан доказать факт злоупотребления правом со стороны ответчика при регистрации домена, в отсутствие таких доказательств - доводы истца о злоупотреблении правом ответчиком при регистрации домена должны быть судом отклонены.

Представляется, что данные выводы суда кассационной инстанции имеют важное практическое значение и будут способствовать единообразию в применении судами Московского региона ст.10 ГК РФ, которую в некоторых случаях суды применяли без учета того, что истцами приводились лишь доводы  о злоупотреблении правом со стороны ответчика при регистрации домена и не представлялось никаких доказательств, которыми могли бы подтверждаться указанные обстоятельства.

При принятии постановления по данному делу суд кассационной инстанции не согласился с выводом судов, что в силу отсутствия доменных имен в установленном четвертой частью ГК РФ перечне объектов исключительных прав, владельцы доменных имен лишены какой-либо правовой защиты при добросовестном использовании домена.

При этом суд кассационной инстанции справедливо указал, что вывод  о возможности отказа в защите прав на товарный знак в связи с ранее произведенной ответчиком регистрацией доменного имени содержится в постановлении Президиума ВАС РФ от 08.12.2009г. №9833/09.

Суд кассационной инстанции согласился с выводами судом обеих инстанций в части удовлетворения исковых требований о защите прав истца на фирменное наименование и запрете ответчику использовать в доменном имени обозначение, сходное до степени смешения с фирменным наименованием истца.

Установив, что истец начал использовать обозначение «Интерэлектрик» в качестве своего о фирменного наименования задолго до регистрации за ответчиком доменного имени interelectrik.ru, суды, по мнению суда кассационной инстанции, пришли к обоснованному выводу об удовлетворении иска в части запрета ответчику использовать обозначение interelectrik.ru в доменном имени, приняв во внимание, что деятельность, которую осуществляет истец и для осуществления которой ответчиком зарегистрирован домен, является однородной.

Представляется очень важным, что при принятии постановления по данному делу суд кассационной инстанции руководствовался не только ст.1483 ГК РФ, в которую, как известно, в настоящее время внесены изменения, но и пунктом "В" ст.4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883г., согласно которому права, приобретенные третьими лицами до дня первой заявки (в том числе заявки на товарный знак), которая служит основанием для права приоритета, сохраняются в соответствии с внутренним законодательством каждой страны Союза. Это означает, что, несмотря на изменения, внесенные в ст.1483 ГК РФ, правовая позиция о приоритете даты регистрации доменного имени, изложенная Президиумом ВАС РФ в постановлении от 08.12.2009г. №9833, по-прежнему является самостоятельным основанием для отказа в иске о защите прав на товарный знак и на фирменное наименование.

Авторы статьи: адвокаты Елена Герцева и Андрей Гринкевич.